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DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE | Le riviste della biblioteca di Graziadei Studio Legale | Aggiornata al 01/10/2019



INDICE DELLE ULTIME SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE:

§ 10. Riccardo Tremolada, Esaurimento digitale. Il mercato secondario dei contenuti musicali protetti
§ 9. Alberto Bottarini, Marco Venturello, I sensi e la proprietà intellettuale: il sapore di un alimento quale opera proteggibile con il diritto d’autore
§ 8. Caterina Sganga, Il principio dell’esaurimento nel diritto d’autore digitale: un pericolo o una necessità?
§ 7. Luciano Bosotti, I limiti della tutela brevettuale sulle innovazioni applicate ai Social Media
§ 6. Gian Giuseppe Masciopinto, Divulgazione sui Social Media e brevettazione

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§ 10. Riccardo Tremolada, Esaurimento digitale. Il mercato secondario dei contenuti musicali protetti, in Il Diritto Industriale, IPSOA, n. 3/2019         
Il mercato dei contenuti autoriali, come tutti quelli a forte trazione digitale, è soggetto a continue evoluzioni sia nei canali distributivi sia nei modelli di business. In proposito, una delle tematiche attualmente più dibattute è quella della rivendibilità, da parte degli utenti, dei contenuti digitali ‘usati’, fattispecie che il lavoro in esame affronta dal punto di vista dei contenuti musicali.
Come è intuibile, la creazione di un mercato secondario dei contenuti, per via delle caratteristiche del web, ha potenziali conseguenze economiche sui mercati primari, e quindi sulla remunerazione dei titolari dei diritti (pirateria). Sotto il profilo più strettamente giuridico, invece, quel che più conta è l’estendibilità del principio di esaurimento (la ‘first sale doctrine’ statunitense) al software. Sul punto l’Autore interseca due livelli di lettura giurisprudenziale, il primo attinente all’esperienza USA (caso Redigi) e il secondo a quella UE (caso UsedSoft).     



Per quel che qui interessa, la casistica europea ha statuito l’applicabilità dell’esaurimento al digitale, ma solo per il software in senso stretto, escludendolo quindi per le altre tipologie di contenuti autoriali, come la musica.          
Le successive riflessioni dell’Autore, oltre a propendere per un’estensione dell’esaurimento digitale e a sviscerarne i profili giuridici (anche con riferimento alla liceità concorrenziale della brevettazione di marketplace digitali di ‘seconda mano’: Apple e Amazon), non trascurano le tendenze e le prospettive commerciali. Paradossalmente, proprio ora che il dibattito sull’usato digitale sta iniziando a trovare terreno fertile, l’espansione dello streaming musicale potrebbe troncare l’interesse delle imprese.         
«L’esaurimento digitale potrebbe quindi ridursi ad una questione che il diritto non è riuscita (sic) ad affrontare in modo tempestivo». Nonostante ciò, l’auspicio espresso in chiusura è quello di un approccio regolatorio che possa mettersi al servizio dell’evoluzione tecnologica della distribuzione dei contenuti, mantenendosi però equidistante dalle possibili soluzioni commerciali e tecniche.          



§ 9. Alberto Bottarini, Marco Venturello, I sensi e la proprietà intellettuale: il sapore di un alimento quale opera proteggibile con il diritto d’autore, in Il Diritto industriale, IPSOA, n. 3/2019 
Il commento accende i riflettori su un tema di indubbio interesse, soprattutto prospettico, per gli studiosi del diritto d’autore. Lo spunto è offerto da una recente sentenza in cui la Corte di Giustizia UE si è trovata a valutare l’estendibilità della privativa autoriale al sapore di un formaggio spalmabile, il cui produttore ne invocava la qualificazione di opera proteggibile (C-310/17).      
Il pregio del lavoro è il suo approccio multidisciplinare, con la fattispecie in esame che è inquadrata nell’ambito complessivo della proprietà intellettuale, con riferimenti alla tutela brevettuale (brevetto di procedimento) e ai marchi olfattivi che anticipano la ricostruzione del sapore di un alimento come eventuale opera autoriale.    
Riportando i tratti essenziali della sentenza commentata, gli Autori ricordano la dicotomia esistente tra l’idea in quanto tale e la sua espressione, con la conseguente necessità, ai sensi della disciplina autoriale internazionale, che l’opera possegga i caratteri dell’originalità e dell’espressività, quest’ultima coi corollari della chiarezza e della precisione. Ed è proprio su tale base che, aderendo all’indirizzo espresso dalla Corte, il contributo esclude la qualificazione del sapore di un alimento come opera dell’ingegno, a causa della soggettività che predomina l’apprezzamento delle sue caratteristiche organolettiche.     
Gli Autori offrono in chiusura anche uno sguardo al futuro, con l’accenno alle più moderne tecniche che potrebbero aiutare a studiare la fattispecie. In tal senso, è la postilla, non si comprende se la Corte «abbia tenuto conto di alcune metodologie e strumentazioni allo stato attuale esistenti […] finalizzate ad identificare con “precisione” e “chiarezza” (nel senso di obiettività) il sapore di un alimento».    



§ 8. Caterina Sganga, Il principio dell’esaurimento nel diritto d’autore digitale: un pericolo o una necessità?, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2019
In un mercato dei contenuti autoriali in cui l’equilibrio tra copia materiale e copia immateriale si è spostato, economicamente, in favore della seconda, il saggio indaga la possibilità di un’estensione generalizzata del principio di esaurimento al diritto d’autore digitale. L’esaurimento comunitario, istituto da tempo accolto come contrappeso del diritto proprietario nella libera circolazione dei beni, incontra inedite difficoltà nell’applicazione al bene digitale: la rivendibilità di un ebook, a differenza di un libro cartaceo, dà infatti adito a timori circa una possibile circolazione illecita dei contenuti protetti. L’Autrice prende spunto dal caso Tom Kabinet, in via di definizione presso la Corte di Giustizia UE, per esplorare le dicotomie esistenti nella fattispecie: vendita vs. licenza, diritto di distribuzione vs. diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, beni vs. servizi. Ma la dicotomia più significativa è, nell’ecosistema costruito dalla Corte a partire dalla nota sentenza Oracle c. UsedSoft, quella esistente tra Direttiva InfoSoc (lex generalis del diritto d’autore digitale) e le varie lex specialis settoriali (es. Direttiva 2009/24 per i programmi per elaboratore): la prima vieta l’estensione dell’esaurimento alla fattispecie digitale, le seconde generalmente lo ammettono.        
La necessità di superare tale incoerenza di fondo chiama in causa il principio di equivalenza funzionale, capace secondo l’Autrice di garantire “il trattamento simile di operazioni di mercato analoghe”. E’ una questione di bilanciamento di interessi: se la prerogativa autoriale ha già trovato pieno riscontro nel digitale, altrettanto non può ancora dirsi per le facoltà tradizionalmente proprie del consumatore. La piena affermazione dell’esaurimento digitale, per l’Autrice, consentirebbe dunque di rimediare alle distorsioni del nuovo ecosistema (in ambiti come la tutela del patrimonio culturale, la privacy dell’utente, la concorrenza), riducendo il costo sociale della privativa.           
Tre le possibili soluzioni prospettate: una prima via è legislativa, preferibilmente con una disposizione dedicata, che affermi l’esaurimento digitale; le altre due vie sono giurisprudenziali, o con un’interpretazione che conferisca coerenza sistematica tra la InfoSoc e i principi dei trattati (minati dal differente regime materiale/immateriale), oppure con una invalidazione della norma in questione per sproporzionata restrizione dei diritti proprietari (tracking, profilazione, monitoraggio dell’utente).



§ 7. Luciano Bosotti, I limiti della tutela brevettuale sulle innovazioni applicate ai Social Media, in Il Diritto Industriale, Wolters Kluver, n. 2/2019      
Il rapporto tra brevetto e Social Media rappresenta un interessante spunto per riflettere sul senso e sugli orizzonti della disciplina brevettuale nel “mondo del continuo cambiamento”. Certo, si afferma nel saggio, le nuove piattaforme inglobano sovente invenzioni suscettibili di tutela, sia nel tradizionale campo hardware/software, sia nell’ambito delle più innovative applicazioni (IoT, IA, ecc.). Tuttavia, posto che a settori come l’intelligenza artificiale è comunque applicabile la tutela già prevista per le Computer Implemented Inventions, tema cui l’Autore dedica una digressione comparatistica USA/UE, bisogna ricordare che non sempre e non necessariamente l’innovazione apportata sui Social Media si riveste di effettiva ‘attività inventiva’, come tale brevettabile, potendo invece ricadere nella semplice riproposizione di soluzioni altrui. 
Nell’era della connettività, dunque, si rischia forse di perdere di vista la funzione brevettuale propriamente intesa: stimolo alla (reale) innovazione mediante “organizzazione di risorse umane e finanziarie”.  



§ 6. Gian Giuseppe Masciopinto, Divulgazione sui Social Media e brevettazione, Il Diritto industriale, Wolters Kluver, n. 2/2019               
La divulgazione dell’invenzione, o meglio la sua pre-divulgazione, intesa come causa di nullità della successiva domanda brevettuale sul trovato, è un fenomeno che merita tanta più attenzione quanto più si evolvono le tecnologie di comunicazione: in questo senso, internet in generale, e i social media in particolare, finiscono per allargare il bacino della prior art.      
E’ su questo assunto che il contributo costruisce, in chiave interlocutoria, una panoramica delle esperienze di divulgazione online negli ecosistemi statunitense (USPTO) ed europeo (EPO). Da ciò emerge che principi e regole delle divulgazioni fatte su internet sono i medesimi di ogni altra tipologia di divulgazione, con un focus particolare sulla data di pubblicazione dell’informazione.
Non a caso, gli esempi di brevetti pre-divulgati riportati dall’Autore, che includono nomi altisonanti come Apple, Google e Sony, evidenziano un’attenzione tutta nuova degli enti della proprietà industriale alla ricerca di arte nota sulle piattaforme digitali, al punto che anche la pubblicazione di un video su YouTube può diventare motivo di revoca di un brevetto.       



§ 5. Ugo Minneci, Secondary meaning: tra sostanza e prova, in Il Diritto industriale, Wolters Kluver, n. 2/2019
Che un marchio costituito da una denominazione generica, da un’indicazione descrittiva o da un segno divenuto di uso comune possa essere soggetto a riabilitazione è una circostanza nota. L’ipotesi è contemplata dall’art. 13, comma 3, c.p.i., che disciplina il ‘secondary meaning’, cioè il significato secondario, acquisito, di un segno, a seguito dell’uso commerciale (in termini di pubblicità, diffusione sul mercato) che l’impresa titolare ne faccia.   
Maggiore incertezza, invece, aleggia attorno alla concreta applicazione del secondary meaning, cioè alle condizioni che giustificano lo spostamento semantico di un segno dall’alveo della genericità a quello della privativa. Ed è proprio su quest’ultimo tema che il contributo qui segnalato – prendendo spunto da una recente cassazione – ambisce a fare chiarezza.         
Riprendendo la costruzione effettuata dalla Corte, l’Autore puntualizza innanzitutto che il secondary meaning non sarebbe necessariamente sostituzione, ma affiancamento di significati di uno stesso segno: “la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori”. 
Una notevole rilevanza ha anche lo schema costitutivo dell’istituto, che si sostanzierebbe in una combinazione tra uso del segno generico in funzione di marchio e acquisita percezione del carattere individualizzante del segno da parte del pubblico.  
Ma a quale pubblico ci si riferisce? La domanda trova risposte differenti a seconda che si prenda in considerazione un prodotto di uso comune o meno, tema sul quale l’Autore apre anche una digressione comparatistica che affronta il problema percettivo in termini quantitativi: la giurisprudenza tedesca, infatti, richiede il “superamento di una determinata soglia numerica” (50% del pubblico di riferimento), mentre la Corte europea si sofferma su una “più elastica nozione di frazione significativa”.
Da ultimo, un punto della sentenza commentata non trova favorevole l’Autore, ed è la sproporzione tra le parti in relazione all’onere della prova, con il titolare del marchio che deve provare il secondary meaning, e chi ne contesta la validità che può limitarsi “alla prova della genericità del lemma”. Ciò finirebbe per svuotare di valore, nel caso di un marchio registrato, la legittimità apportata dalla registrazione stessa.



§ 4. Giovanni Ciccone, L’individuazione e la tutela del marchio di fatto: un approccio realistico è indispensabile, in Il Diritto industriale, IPSOA, n. 1/2019          
I confini giuridici dei segni non registrati, come per esempio i marchi di fatto, risultano generalmente di facile individuazione in astratto, ma non in concreto.       
Ecco, allora, che l’Autore assume una recente ordinanza della Cassazione come pietra angolare su cui ricostruire dalle fondamenta il sistema che gravita attorno a) alla riconoscibilità dei requisiti del marchio non registrato, b) alla “dicotomia marchio forte / marchio debole” e c) ai mezzi di prova per accertare il preuso del marchio di fatto.  
Innanzitutto, è necessario sgombrare il campo da un equivoco: un conto è l’eventuale debolezza del marchio, un altro è la prova dei requisiti del marchio. Si tratta di due piani distinti, e pertanto non è possibile “compensare la debolezza dei segni con una prova particolarmente rigorosa del preuso degli stessi e della notorietà correlata al preuso”.
Ciò che conta ai fini della tutela del marchio di fatto è, in sintesi, la presenza dei requisiti dell’uso e della notorietà: sul primo punto, il riferimento è all' “acquisita memorizzazione del segno” da parte del pubblico; sul secondo punto, il saggio richiama invece il concetto di “notorietà qualificata”. 
La valutazione circa il preuso del marchio di fatto interessa poi anche i mezzi di prova, tema su cui l'Autore riporta le considerazioni della Suprema Corte sull'ammissibilità della prova testimoniale: essa è ammissibile, purché nell’ottica di un approccio realistico, che si basi sulla "percezione del pubblico come cardine del sistema" e che tenga in conto la comparazione tra la prova testimoniale stessa e le “complessive risultanze processuali”.      


§ 3. Sara Grisanti, L’Esperto del ramo e l’attività inventiva, in Il Diritto industriale, Wolters Kluver, n. 1/2019

Prendendo spunto da una controversia in materia di nullità brevettuale, l’Autrice propone una ridefinizione del concetto di esperto del ramo. In un contesto ormai dominato da invenzioni incrementali, è infatti circostanza nota il graduale ammorbidimento dei requisiti di originalità richiesti al trovato. Per “elevare la soglia di brevettabilità” ed evitare la proliferazione di “junk patents” appare pertanto necessario rimodulare le competenze richieste a chi valuta la non evidenza dell’invenzione rispetto alla prior art.
Le Linee Guida EPC, in tal senso, fanno riferimento al concetto di “tecnico medio del settore”, ma è ancora discusso se con tale espressione ci si debba riferire a un tecnico dotato solo di “common general knowledge” o anche di “enhanced knowledge”. L’Autrice propende per la seconda ipotesi, confortata anche da alcune pronunce, tra cui quella esaminata, dove il tecnico di riferimento è considerato un soggetto dotato di "una particolare preparazione tecnica, con una soglia di capacità e competenze specializzate superiori a quelle di un tecnico medio”. Non un tecnico medio, perciò, ma un tecnico specializzato che si esprime sulla “non obviousness” dell’invenzione.           
Nel passaggio dalla disciplina brevettuale a quella dell’industrial design, invece, il paradigma risulta in parte rovesciato: il carattere individuale richiesto a disegni e modelli non è equiparabile per intensità alla novità intrinseca richiesta ai brevetti. Pertanto, all’utilizzatore informato - preso a parametro di riferimento del giudizio sul carattere individuale - non può essere richiesto un grado di conoscenza pari a quello del tecnico nel sistema brevettuale: l’utilizzatore informato si limita infatti ad essere “un soggetto che abbia familiarità con il settore cui un determinato design industriale appartenga”.



§ 2. Gustavo Ghidini, Francesco Banterle, A critical view on the European Commission's Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, 45.6, 2018     
Uno dei temi maggiormente discussi nell’ambito della Digital Single Market Strategy europea è la proposta di Direttiva Copyright COM(2016)593. L’obiettivo di fondo - svecchiare l’impalcatura normativa della Direttiva InfoSoc e adeguarla al mutato contesto tecnologico - è corretto, ma il modus operandi è qui analizzato criticamente dagli Autori.     
Preoccupano, in particolare, l’approccio scarsamente sistematico della proposta e l’insoluta contradditorietà con alcune altre tessere del puzzle comunitario. Il riferimento è, innanzitutto, alle cosiddette Direttive E-Commerce ed Enforcement: l’assenza di coordinamento emerge già da una lettura dell’art. 13, relativo alla cooperazione obbligatoria tra platform holders e copyright holders in merito agli User Generated Content. 
Nell’introdurre una responsabilità degli ISP per le violazioni relative al copyright, infatti, la proposta sembra ampliare eccessivamente lo spettro di applicazione del filtering dei contenuti, dimenticando sia il “safe harbor” della Direttiva E-Commerce che la fairness richiesta dalla Direttiva Enforcement. 
Ma non è questa l’unica perplessità. Anche l’art. 11, noto come “Link Tax”, sembra costruire un diritto proprietario pieno per quelle che nell’ambito della Convenzione di Berna verrebbero invece definite come “mere items of press information”. In tal senso, ci si interroga peraltro sulle potenzialità di mercato di una norma che, nell’attribuire un valore economico anche agli snippet, finisce per dimenticare alcuni dei cardini su cui regge la circolazione delle news online. Preoccupazioni, queste, peraltro solo parzialmente risolte dagli emendamenti apportati alla proposta nei primi mesi del 2019 (e, perciò, successivi alla pubblicazione del saggio, n.d.r.).           
A sollevare dubbi è, infine, la portata delle norme riguardanti l’eccezione di text and data mining (per la quale, in luogo del regime di esclusiva, gli Autori propongono un accesso aperto pagante) e l’uso delle opere fuori catalogo da parte degli istituti culturali (un meccanismo che il saggio reputa precario), mentre un apprezzamento è rivolto alla più equa remunerazione di autori e artisti interpreti ed esecutori (con la potenziale redistribuzione in loro favore, a determinate condizioni, di proventi ulteriori). 
Ad ogni modo, la formulazione della proposta non sembra ancora capace di trovare soluzioni organiche ed innovative per il copyright digitale: alcune eredità della Direttiva InfoSoc, come la frammentazione delle normative nazionali e lo scollamento tra norme e fruizione digitale dei contenuti sono ancora presenti, e la visione fortemente critica degli Autori sulla proposta esaminata non può che esprimersi nel senso di un’occasione sprecata.          



§ 1. Emanuele Cusa, I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari, in Banca Borsa Titoli di credito, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 5/2018
Il saggio mette in luce le regole che presiedono all'utilizzo dei segni distintivi da parte degli enti bancari, cesellando un peculiare "diritto industriale bancario" in contrapposizione al diritto industriale comune. La suddetta peculiarità è innanzitutto legata al fatto che, nell'utilizzo dei segni distintivi, esistono per le banche specifici requisiti legali, di cui l'autore offre una rassegna. Ad ogni modo, affinché la denominazione rappresenti un segno distintivo, è necessario affiancare, alle parole descrittive dell'attività (che servono a "trasmettere al pubblico delle informazioni non ingannatorie attinenti alle caratteristiche strutturali e funzionali"), altre parole, come indicazioni geografiche o nomi di fantasia: si pone così una distinzione tra "parte normativa" e "parte descrittiva" della denominazione/segno. E proprio sul tema della cosiddetta "parte normativa", l'Autore afferma poi la decettività di sintagmi come "banca popolare" o "credito cooperativo" se apposti a banche strutturate in forma di s.p.a., quantomeno con riferimento alla denominazione sociale. Per gli altri segni distintivi, come marchi, ditte o insegne, i predetti sintagmi sembrerebbero invece utilizzabili da una s.p.a. solo a seguito di acquisizione o altra operazione societaria che porti la BCC o la popolare sotto il proprio controllo: ciò, almeno, fino al momento in cui il passare del tempo renda decettivo quel sintagma.
Il saggio passa poi ad affrontare il complesso tema della denominazione e dei segni distintivi di un gruppo bancario, tessendo una serie di regole tra cui la necessità che il contenuto descrittivo non si identifichi con la denominazione della società capogruppo e che la parola "gruppo" sia presente nella sua funzione normativa. 
Da ultimo, si suggerisce l'introduzione di appositi regolamenti interni per disciplinare al meglio, e in maniera unitaria, l'utilizzo dei marchi e degli altri segni distintivi. 

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